Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

W polskich mediach szerokim echem odbiła się afera związana z zakończeniem współpracy między influencerką Maritą Majewską o pseudonimie Deynn i jej mężem Danielem Majewskim a koreańską firmą kosmetyczną Skin79. Osobom, którym nie są znane szczegóły tej sprawy ani sama influencerka, streścimy przebieg konfliktu, który może być dla wszystkich przedsiębiorców lekcją jakie konsekwencje mogą płynąć z niedopilnowania kwestii związanych z prawami własności intelektualnej przy zawieranych umowach.

Firma Skin79 dwa lata temu rozpoczęła współpracę z Deynn, reprezentowaną przez jej męża Daniela Majewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Daniel Majewski DM Promotion. Koreańska spółka zajęła się produkcją linii kosmetyków sygnowanych marką „DEYNN BEAUTY loves Skin79”. Influencerka wraz z mężem w ramach umowy promowali markę za pomocą portali YouTube, Facebook i Instagram.

Źródło grafiki: portal „skin-79.shop.pl”,  https://skin79-sklep.pl/index.php?action=szukaj&szukaj=deynn

W minionym miesiącu Majewscy opublikowali na swoich kontach na Instagramie oświadczenia dotyczące zerwania współpracy z firmą Skin79. Jak wskazali, ze względu na to że współpraca między stronami nie ułożyła się, małżeństwo zdecydowało o dalszej samodzielnej produkcji kosmetyków znakowanych „Deynn Beauty”, bez pomocy zewnętrznego koncernu.

Czy można używać znaku towarowego pod którym inna firma wprowadziła produkt na rynek?

Nie znamy kulisów sprawy, treści umów wiążących infuencerkę z koreańską firmą ani warunków odstąpienia od niej – z publikowanych przez obie strony oświadczeń wynika, że współpraca została zakończona z inicjatywy firmy kosmetycznej. Marita Majewska na swoim Instagramie poinformowała swoich odbiorców, że nie współpracuje już z marką Skin79, wskazując że „ dalsza sprzedaż kosmetyków oznaczonych moim pseudonimem artystycznym i znakiem towarowym nie była ze mną ustalana i od teraz jest i będzie niezgodna z prawem”.

W związku z opublikowanym oświadczeniem można domyślać się, że prowadzenie dalszej sprzedaży produktów przez Skin79 jest niezgodne z obecną wolą Deynn. Zapewne kontrakt wiążący strony zawiera pewne postanowienia regulujące możliwość dystrybucji kosmetyków znakowanych marką influencerki w przypadku zakończenia współpracy, można jednak rozważyć przypadek, w którym w umowie nie było wskazane nic na ten temat.

W trakcie współpracy, tj. już po zawarciu przedmiotowych umów i rozpoczęciu produkcji i dystrybucji linii kosmetycznej Deynn Beauty za pośrednictwem Skin79, mąż i manager influencerki (działając jako  Daniel Majewski DM Promotion) pod koniec zeszłego roku dokonał zgłoszenia kilku znaków towarowych związanych z marką swojej żony:

W związku z tym, że kwestia znaków towarowych związanych z marką Deynn wzbudza w mediach wiele kontrowersji i nieporozumień, warto wyjaśnić jakie są tak naprawdę praktyczne konsekwencje zgłoszenia znaku w Urzędzie i co może zrobić podmiot, który sprzeciwia się takiemu zgłoszeniu.

Zrozumienie działań które następują w trakcie procedury rejestracji znaku towarowego ułatwia diagram udostępniony przez Urząd Patentowy RP (gdzie BUP oznacza Biuletyn Urzędu Patentowego):

Źródło grafiki: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa2/procedura-sprzeciwowa/postepowanie-w-przypadku-braku-sprzeciwu

Urząd jeszcze przed publikacją bada, czy dany znak spełnia przesłanki stanowiące bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego (art. 129¹ p.w.p.) – nie można zarejestrować m.in. znaków składających się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego, sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami czy też zawierających symbole Rzeczypospolitej Polskiej, innej instytucji czy innego państwa.

Tę weryfikację znaki należące do męża Deynn przeszły pomyślnie.

Kolejnym etapem procedury jest publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego, która pozwala podmiotom posiadającym prawa do znaków towarowych bądź używającym określonych oznaczeń sprawdzenie, czy ktoś inny nie próbuje zarejestrować używanego przez nich znaku dla pokrywających się kategorii związanych z ich działalnością gospodarczą. Tzw. okres sprzeciwowy trwa trzy miesiące, w ciągu których można składać sprzeciwy do zgłoszenia znaku towarowego, na podstawie art. 132¹ p.w.p.

Postępowanie zgłoszeniowe skutkujące udzieleniem praw wyłącznych do powyższych znaków jeszcze trwa, skończył się jednak już okres sprzeciwowy. Oznacza to, że żaden konkurencyjny podmiot (tj. m.in. Skin79) nie może już wszcząć postępowania w sprawie sprzeciwu.

Warto pamiętać, że przyznanie prawa wyłącznego na znak towarowy odnosi skutek wstecz, już od momentu zgłoszenia znaku. To znaczy, że jeśli powyższe znaki zostaną zarejestrowane w najbliższej przyszłości w Urzędzie, można traktować je jako własność zgłaszającego już od  momentu zgłoszenia ich w listopadzie i grudniu 2019 r.

Rejestracja znaku nie tylko ułatwia zarabianie na marce, ale także daje niejako urzędowe potwierdzenie własności marki, które znacznie ułatwia dochodzenie swoich praw w przypadku używania podobnych oznaczeń przez konkurencję. W przypadku udanej rejestracji Daniel Majewski DM Promotion, jako właściciel znaków towarowych mógłby wyjść m.in. z żądaniem zaprzestania naruszeń przeciwko firmie Skin79. Skuteczność żądań zależy jednak od faktycznej treści umów wiążących strony konfliktu.

Jak bronić swoich praw do znaku po upłynięciu terminu do zgłoszenia sprzeciwu?

Mimo oczywistych zalet rejestracji znaku, nie jest jednak tak, że przedsiębiorca który pierwszy dokonał zgłoszenia może czuć się już całkiem bezpiecznie. W przypadku „przespania” trzymiesięcznego terminu, podmiotowi konkurencyjnemu pozostaje jeszcze możliwość złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego. Ma na to 5 lat.

Instytucja unieważnienia służy otworzeniu drogi do usunięcia z obrotu gospodarczego znaków towarowych, które w ogóle nie powinny zostać zarejestrowane – tj. takich, co do których Urząd pomylił się we wstępnej weryfikacji – lub takich, które naruszają czyjeś prawo wyłączne udzielone wcześniej.

Osoba, która chce wnosić o unieważnienie czyjegoś znaku ze względu na naruszenie swoich praw wyłącznych musi jednak wykazać swoje wcześniejsze prawo. To na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania przesłanek nieważności.

Nie jest zatem powiedziane, że w przypadku uznania, że znaki towarowe Deynn naruszają prawa Skin79, firma nie ma możliwości unieważnienia znaków. Wszystko jednak zależy od treści umów wiążących strony.

Ochrona posiadanych znaków towarowych

Warto wskazać, że podmioty którym przysługują prawa ochronne muszą same zadbać o dochowanie terminów sprzeciwowych innych podmiotów – Urząd Patentowy RP nie informuje podmiotów o zgłoszeniach znaków podobnych do znaków już zarejestrowanych. W tym celu zaleca się bieżące i regularne badanie Biuletynu Urzędu Patentowego pod kątem podobnych znaków. Szybkie wykrycie zgłoszenia podobnego znaku oszczędzi nam wieloletniego sporu z innym podmiotem. Procedura sprzeciwowa jest dużo sprawniejszym źródłem ochrony właścicieli znaków towarowych niż wniosek o unieważnienie.

Przy zawieraniu umów związanych z własnością intelektualną  pamiętajmy nie tylko o zabezpieczeniu się w treści umowy na wypadek jej przyszłego rozwiązania – ale również o szybkiej rejestracji i kontroli używanych przez nas znaków towarowych.

Posiadanie prawa wyłącznego może być dla nas nie tylko źródłem korzyści materialnych w bieżącej działalności gospodarczej, ale również uchronić nas w przypadku ewentualnych nieporozumień i oszczędzić nam lat procesów sądowych z konkurencją – wiążących się nie tylko z wielkimi kosztami ale także mogących odbić się na renomie naszego przedsiębiorstwa.